事务所名称:Michalski • Hüttermann & Partner
专利律师:Dr. Dirk Schulz;Mr. Guido Quiram
为了在专利诉讼中处于优势地位,这里集中介绍实用的建议。
- EPO的专利申请过程在很多方面与其他国家不同:
不符合欧洲实务将阻碍和延迟审查程序
如果该申请没有考虑到EPO审查指南,或者没有以一个合适的方式处理EPO提出的异议,则即使专利获得授权,专利保护范围也可能很小
一个"完美的"EP申请具有…
-不超过15项(不超出太多)多项从属权利要求
EPO对第16项及以后的每项权利要求收取€255,对第51项及以后的每项权利要求收取€555
在答复涉及EPC实施细则161/162条的审通的过程中,权利要求的费用可以延缓大约从PCT进入EP起6-8个月。
在审查过程中已付的权利要求费用将不会被退回,但是在审查过程中可以增加权利要求(并且在授权时缴费)
附记:GPTO(德国专利商标局)的权利要求收费
以有70项权利要求的英文PCT申请进入德国国家阶段为例:
不能减少权利要求:60项权利要求的费用(大概€1200),以及强制的完整的德语翻译(4000字大约€1000)
通常,如果要进入三个或以上的欧洲国家,有时甚至是两个国家,EP会"比较便宜",因为在进入EP时减少了翻译费用,并且进入EP时可以修改权利要求(从而减少权项费)
EPO中避免权利要求费用的策略
-因此,采用多项从属权利要求,或者进入欧洲阶段时采用多项从属权利要求
例如,PCT没有多项从属权利要求,但是有20项权利要求:PCT进入EP阶段时修改权利要求而达到15项多项从属权利要求,但是需要具有支持该修改的原始公开!
因此,在说明书中(需要)具有字面列出的所有权利要求和组合
解释每项权利要求,权利要求中的术语,权利要求的优点以及每项权利要求的替代实施例
或者,在回复涉及EPC实施细则161/162条审通的过程中减少权利要求,以避免权利要求的附加费用
在此后的修改(在扩展的欧洲检索报告(EESR)后)中要记住:
"(在申请过程中)修改的权利要求不能涉及没有检索的主题,该主题没有与原始要求保护的发明,或者一组发明进行组合以形成一个单独的上位的发明构思"(Rule 137(5)EPC )
EP申请的独立权利要求
-EPO对于超过一项的同类(产品,方法,装置或者用途)的独立权利要求的授权非常严格,除非申请涉及
a)多个相互关联的产品,
b)一个产品或者装置的不同用途,
c)针对一个特定问题的多个替代解决方案,在一项单独的权利要求覆盖这些替代解决方案不合适的情况下
-不符合这个要求将会导致这个申请被驳回,因此申请人必须提交一组可授权的权利要求(例如一组主要权利要求,和一组备用的权利要求)
对于一个"完美的"EP申请还要考虑什么?
-总页数不超过35页(不超过太多),包括说明书,权利要求书,摘要,附图
页数费用适用(仅仅对于EPO):从第36页开始及后续的页数,每页€14
不考虑EP公开的语言,页数费用是以PCT公开为依据(例如,使用中文)
因此,几页的费用并不高,但是100页的申请的费用已经达到约€900
-将所要解决的一个问题描述为发明的目的
-在附图说明中使用与先前使用的相同的术语,追加的更精确的术语用于示例性的实施例
-对现有技术部分的介绍要简短
修改欧洲专利申请:符合EPC专利法123(2)是关键
-EPC实施细则137(4)强制规定:申请人应当表明提交的任何修改在申请中的基础
i.修改的标识,以及
ii.在提交的申请中修改基础的明确标志
-EPO审查指南指出:
"不明确的标志例如"参见提交的说明书"或者"参见提交的权利要求"或者"参见提交的样品""
是EPC实施细则137(4)意义中的"不合适的基础",并可能会导致申请被视为撤回
标志的例子:
"针对权利要求1第5行的修改基础可以在原始提交的申请中的第4页第11-14行中找到"
-EPC专利法123(2)规定了
"欧洲申请不能以这种方式修改:包含了超出提交的申请的范围的主题"
-为了符合EPC专利法123(2),所有的修改都必须表明
"直接地和毫无疑义地从原始提交的申请中推导出的"G1/06(SEIKO)-在实践中,EPO经常会坚持修改必须在原始提交的申请中具有文字上的基础(一字不变的基础)
-当修改不具有文字上的基础时,说服EPO允许这样的修改通常会非常困难(但是也不是不可能)
中位概括-没有公开的组合
-问题:将一个技术特征加入一项权利要求中,例如,在一个较优的实施例/工作例中,
当仅公开了该技术特征与其他技术特征的结合
-EPO:只有在本领域技术人员能够毫无疑义地从提交的申请中知道,那些特征不会与工作例中的其他技术特征紧密联系,并且可以直接和毫无疑义地应用到更一般的上下文中的情况下,一个从工作例中的技术特征可以与公开的更一般的上下文中的其他技术特征结合,且不会必然导致一个有异议的中位概括。
-解决方案:具有宽的一般的说明书部分,在这部分中独立地描述每一个技术特征,且每个技术特征可以与其他技术特征结合。
"不可避免的陷阱"
-欧洲专利包含了一个在提交申请中没有公开的技术特征(例如,违反EPC专利法123(2))
-在异议程序中删除所述的技术特征会导致保护范围的扩大而超出授权专利授予的保护范围(例如,违反EPC专利法123(2))。
-在这种情况下,该欧洲专利必须由EPO撤销
-如果审查员在申请过程中批准了这种修改没有关系;修改的责任在于申请人!
"EPO:对"偶然占先"的具体放弃
-如果具体放弃通过划清一个权利要求与"偶然占先"的界限来获得新颖性,则该具体放弃不会认为是增加了新的主题,
-如果占先内容与要求保护的发明如此不相关且与该发明相差很远,以致本领域技术人员在作出这个发明的时候不会考虑该占先内容,则该占先就是偶然的。
-与创造性和公开充分的评价有关联或者变得有关联的具体放弃会被当作构成增加的主题
EP权利要求-发明的单一性
- "避免"关于发明单一性的异议:每一个申请不要保护超过一个发明-在检索阶段,权利要求1的不可专利性可能导致后面的权利要求的不具有单一性的异议,例如,应支付附加的检索费-通过在申请前进行现有技术的检索,以及根据确定的现有技术限定权利要求,来避免后面的权利要求不具有单一性的异议-别太宽泛!
-以最优选的实施例的顺序来提供从属权利要求
加速审查的其他考虑要点
-避免在权利要求中使用"较好地""尤其"等,使用条件(例如80≤ 角度≤ 100) 代替
-采用两部分式(即前序部分和特征部分)的权利要求,这不会限制保护范围(方法权利要求可能存在一些例外)
-选择性的表达方式可能造成申请的不清楚,并且通常对扩大保护范围没有帮助,相反,要清楚并且以清楚的术语描述其余的意义
-如果没有定义它们,要避免相关术语,例如"低级烷基"
-利用物理参数以及规定测量方法
-对EP "援引加入"是不可能的,需要删除
-在权利要求中使用标号,它们不会限制保护范围
在德国没有"不可避免的陷阱"
-GPTO和德国专利法院在案子中允许具体放弃的加入,即使在这些具体放弃技术特征没有原始公开的情况下也可以。
具体放弃技术特征的解读:
-在划清发明与现有技术的界线时不考虑这些没有原始公开的具体放弃式技术特征,然而
-在评定专利权保护范围时必须考虑这些没有原始公开的具体放弃式技术特征
一个后面的权利要求不具有单一性的例子
-独立权利要求1:产品包括A和B。
-从属权利要求2:产品包括A,B和C。
-从属权利要求3:产品包括A,B和D。
-包含技术特征A和B的产品在现有技术是已知的,或者不具有创造性。
-EPO因此提出权利要求2和3缺乏单一性的异议,因为它们保护了两个不同的发明,例如分别与C组合或者与D组合。
-结果,权利要求2被检索了,而权利要求3需要附加的检索费或者根本不会被检索(对于Euro-PCT)。
-在申请过程中,修改权利要求1以包含技术特征D
-技术特征A,B和D的组合是可以从原始提交的说明书中找到清楚的和毫无疑义的基础的
-然而,审查员根据EPC实施细则137(5)提出了异议,并且后来异议被维持,依据是:技术特征D涉及没有被检索的主题,因为权利要求3没有被检索
EPC专利法123(2)关于"是否必要"的标准
-所谓的"是否必要"标准随着判例法而发展,以评价根据EPC123(2),从一项权利要求中删除一个技术特征是否能被允许
-如果本领域技术人员可以直接地且毫无疑义地知道,则从一项权利要求中替代/删除一个技术特征可能满足EPC专利法123(2)
1)在说明书公开内容中这个技术特征没有被解释成必要的,
2)依据其所解决的技术问题,其本身对于发明所起的作用并不是必不可少的,并且
3)这种替代或者删除不需要其他特征的实质修改来弥补这种改变