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如何申请美国专利
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发明专利创造性判断的技术问题搜索法问题解答(二)

用“技术问题搜索法”时,当对比文件中出现了与本发明中某个技术特征貌似的技术特征时,如何确定现有技中的该技术特征是不是本发明的相应技术特征(或至少与其相等同)呢?

    答:应当参照专利侵权中“等同原则”的判断原则,根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2001)规定:“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”,因此,我们要判断的是该特征在现有技术中的功能和效果是否与在本发明中基本相同(简称“功能效果法”)。

    这样一来,就需要了解本发明的技术特征与对比文件中的技术特征各自的功能和效果。通常这是没有问题的。但当在本发明或对比文件中只列举了该特征但并没有告知其功能和效果的情况下,要从整体上理解其功能和效果,以本领域的技术人员从对比文件中所记载的内容能够得知的技术效果为准(简称“能够得知法”)。这是因为,《审查指南》中明确规定,“发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”,那么,相应地,对现有技术理解也理当对等,只要本领域的技术人员从对比文件中所记载的内容能够得知的技术效果,都可以作为现有技术中已公开的技术效果来看待,相反,如果是不能够得知的效果,则不能视为是现有技术中已公开的效果。

    答通时我们应当注意,要想获得与审查员所划定的区别技术特征不同的技术特征,有两种方法,一种是修改权利要求,另外一种就是根据上述“功能效果法”和“能够得知法”,指出审查员认为已被对比文件公开的某个技术特其实并没有被对比文件公开,它其实是一个区别技术特征。