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发明专利"创造性"答辩中的极简主义 ——试论答通风格对答通结果的影响

    极简主义(Minimalism)以简单到极致为追求,是一种设计风格,在当今世界极为流行。比如一个指纹锁,包括一个指纹采集窗,那么,传统上设计师可以在采集窗周边设计很多花边或镜框等元素,以增强美感或雍容华贵感。但极简主义则不做任何修饰,其所有设计元素都是为了完成功能,没有一点多余设计。而这样的设计,可能获得设计界的奥斯卡——"IF大奖"。功能决定形式,这是工业设计中的一个原则。我个人认为,如果形式完全由功能决定,那么就是极简主义的最高形式;这种设计是难以被超越的。
    在审查意见答复中也有极简主义吗?有!
    通过我对最近一些驳回案和失败的审查意见答辩案的研究,我发现这些案件有一个共同点,就是答复审查意见的篇幅都很长,一路看过去没有重点,没有清晰的思路,其论点没有得到有力的论证,创造性三步法论证过程被拆得支破碎。而这其中有相当一部分案件是原本应该得到授权的。那么,怎么才能说服审查员,让这些案件得到授权呢?答案就是:极简主义答辩!
   
    所谓极简主义答辩,就是以"不敢多写一句废话"为原则,力求以最精练的语言、最短小的篇幅、最准确的描述,帮助审查员抓住本发明背后创新原理的本质,理解本发明实际所要解决的技术问题,以及现有技术中为什么没有这个问题,或者为什么现有技术有这个问题但未能得到有效解决,或者现有技术对这个问题虽有解决但方案不同。而其中所用的语言,多数要采用审查指南中的用语,而论证的方法,当然是用审查指南规定的论证方法——"三步法"。
    有些专利代理人之所以写出的答辩意见冗长而无力,主要是因为照抄了发明人或申请人发来的答辩意见。但发明人和申请人因对专利法和审查指南了解不多,可能根本不知道要如何答辩,用通俗的话来说,就是"他们不专业"。如果原封不动用他们的答辩词,多数情况下是很难符合审查指南规定的答辩形式和论证方法的。专利代理人为什么会这样做呢?有时是因为自己没有找到有力的争辩点,所以用这种方式来应付。
    但一个成功的答辩,是要能打动审查员的。审查员之所以发来一个"本申请没有创造性"的审查意见,说明他已经有一个成见了,那么,要想说服他,就必须要劝他放弃成见,这殊为不易。应付式的答辩几乎可以肯定不能打动审查员。要想打动审查员,就要求说的话句句在理,论证过程丝丝入扣,内容和形式符合审查指南的规定。为此,就要求"不多写一句废话",因为每句废话都是对审查员的一个干扰,让审查员抓不住重点,甚至有可能让审查员无法理解你的整个论证过程,从而使论证失败。审查员在看我们的答辩意见的时候,最初他的注意力是集中的,他的心是好奇的,但随着废话不断进入他的脑中,他逐渐失去兴趣和注意力,最后当他读到到关键点的时候他可能正好打了一个瞌睡,或者虽然没有打瞌睡但他的注意力已经涣散了,你写的这段内容他没看进去,使你的论证失去了打动他的机会。就好比走路,本来是要按照导航一步步走到目的地的,但中间却出现了很多叉路,人在这些叉路上绕来绕去,难保不会出现中途突然累了不想走的情况,导致最终没有达到目的地。
    要想能"不多写一句废话",就要对发明的本质有深刻的理解,这样才能敢于把发明人、申请人发来的答辩意见中那些多余的无用之词删除。因此,在一篇答通中,专利代理人是否动了脑筋,是否争辩有力,从他是否能做到极简主义就可以看得到。如果我们看到一篇答通稿的行文脱离了三步法的轨道,散乱而冗长,可以推断,八成这是照抄发明人或申请人的作品。这样的答通,其结局之不妙是可以提前得知的;而这样的专利代理人,其水平也是可想而知的。
    因此,我们在答通中提倡极简主义,给自己省点笔墨,给国家省点纸张,给审查员省点阅读时间,给申请人争取多点利益。
    但极简主义不是简单到有所遗漏。功能决定形式,极简主义虽然简单到极致,但其应有的功能全部都得有。答辩也是这样,要说的理必须要说清,不能因为追求极简主义,把该说的话不说,让审查员自己去顿悟。那样的话,结果八成不是审查员顿悟,而是自己受到客户的棒喝!
    为了帮助大家在采用极简主义答辩时不遗漏内容,下面我把答辩中必须要说的内容列举出来,形成一个类似模板的东西,供大家参考。但大家在实际工作中不要死搬硬套。如果硬套进去很生硬,那还是打动不了审查员的。另外,措词也不要完全照搬。
   
    附件一:极简主义答辩模块(仅供参考):
   
    感谢审查员对本申请所做的认真负责的审查。本申请人在认真研究了审查意见和相关对比文件之后,对申请文件做出了修改。修改后的权利要求具备新颖性和创造性。具体说明如下:
    修改说明:(请简述修改说明,请注意:是简述)
    新修改的权1具备创造性,其理由如下:
    (1)新修改的权1与最接近的现有技术相比,其区别特征为:(注意:不要去论证哪篇对比文件是最接近的现有技术,除非你认定的最接近的现有技术与审查员认定的不同)
    (2)上述区别技术特征实际所解决的技术问题是:(注意:请确定一个即不是特征A单独能解决的、也不是特征B单独能解决的、也不是特征C单独能解决的技术问题,而是一个"大的"技术问题,最好是本发明整体技术方案所能解决的技术问题。详见《两个事后诸葛亮不如一个臭皮匠》)
    分析如下 :(下面请分析:(2-1)、为何在本系统中会存在这个问题;(2-2)、为何上述区别技术特征能解决这个技术问题)
    (3)现有技术中不存在把上述区别技术特征应用到上述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示(注意到没有:这里有三个"上述",可见,前面所确定的"区别技术特征"、"最接近的现有技术"和"技术问题"在第(3)步中都出场了,剧情是不是达到了高潮?如果这三个要素少出现一个,那就是你的论证出问题了)。理由如下:(请分析、说明理由。主要有几个论证方向:一是在对比文件2到n中,不存在上述技术问题,也没有提到上述技术效果;二是把对比文件2到n中的这些貌似相同的区别技术特征应用到上述最接近的现有技术中后解决不了本发明所能解决的技术问题;三是虽然对比文件n中出现了这些技术特征并且这些技术特征客观上也能起到相应的技术效果,但本领域的技术人员在阅读对比文件n之后并不能得知该技术效果。)
    因此,本申请新权1的技术方案具备突出的实质性特点,符合专利法第22条关于创造性的规定。
    在其所引用的权1具备创造性的基础上,新修改的权2-n也具备创造性。
    综上所述,本申请新修改的权1-n具备创造性,请审查员批准为谢。
    如果上述意见仍有不清楚或不正确之处,敬请审查员再次给予答辩的机会,并且在必要的情况下给予本代理人口头答辩或会晤的机会。代理人电话:0755-****。
   
    附件二:答通中的"废话"举例(只是举例,并非穷举):
   
    1、"本发明申请的说明书的背景技术中已经将对比文件1列为最接近的现有技术,不仅介绍了对比文件1的具体组成特征如下:……,而且,客观地说明了……的优点和缺陷如下:……"。
    说明:这段话的意思是,"你选择的最接近的对比文件1我早发现了,并且在说明书中对它已经进行了评述"。但是,是否已经在说明书中评述过不是判断是否有创造性的考虑因素。
    "本发明申请的独立权利要求1的技术方案,正是一种弥补上述现有技术的缺陷且……的……装置"、"弥补对比文件1所存在的缺陷,正是本发明创造所要解决的技术问题"、"本发明申请正是针对对比文件1的技术方案进行重大改进,其有益效果在说明书中有鲜明的说明"。
      说明:答通时,只需客观地、平铺直叙地说明本发明实际解决的技术问题即可,无需连篇累牍地反复强调本发明解决了什么技术问题,有多么重大等等。因为这只是停留在三步法中的第二步上打转。由于审查员还引用了公知常识和对比文件2等来评述创造性,我们应尽快进入第(3)步,来分析现有技术中是否有启示。
      "本申请人在细致分析与研究审查意见以及对比文件1、2、……n后,不认同有关权利要求1-x不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性的审查意见"。
      说明:是否争辩成功不在于你是否认同审查员的意见,而在于审查员是否认同你的意见。而如果你一上来就不认同审查员,审查员可能也很难认同你。
      "首先,由于对比文件1与本申请的技术领域相同,要解决的技术问题相近,且公开本申请的技术特征较多,因此可以认为对比文件1是最接近的现有技术。"
      说明:三步法不可僵化应用。在审查员已经把对比文件1列为最接近的现有技术的情况下,此句话完全多余。
      "将本申请修改后的独立权利要求1与对比文件1相比较可知,本发明的……与对比文件1所公开的……的区别在于:本申请中,……"
      说明:这句话倒没什么错,但不简练。逗号之前的内容可以删除。
      "对比文件1没有解决上述技术问题,不存在应用本发明的技术方案来解决上述技术问题的任何启示。理由如下:对比文件1所公开的……,……"
      说明:这是一句典型的废话!所确定的技术问题是与对比文件1相比较之后根据区别技术特征来得出的,对比文件1当然没有解决这些问题了!
      "本申请人不能认同审查意见中关于一审意见陈述的回复"。
      说明:答一通时不能认同也就罢了,答二通中还是不认同一通中的回复,这几乎等于找死案。在不同意审查员的意见的时候,要找到能同意的部分,然后说:"虽然……,但是……"。比如,审查员说"客观上……",我们可以说:"虽然客观上……,但本领域的技术人员从该对比文件所记载的内容不能够得知该技术效果"(然后下面分析为什么不能得知)。
      "独立权利要求1具有专利法第22条第2款规定的新颖性"。
      说明:虽然审查指南规定在审查时先评价新颖性然后评价创造性,但在答通中却无需这样。只要证明有创造性,新颖性是无需证明的。况且,要证明新颖性,根据逐一对比原则,还要与全部的对比文件进行对比;或者要先确定一个最接近的现有技术,然后与此对比证明有新颖性(这样做也要与全部的对比文件进行对比),十分麻烦。
      "由上述可知,权1和对比文件2相比,两者的所要解决的技术问题不同,采用的技术手段也不相同,且对比文件2所采用的方案即本申请所要解决的问题所在,并取得了有益的技术效果,以上区别特征也并非公知常识,所以不存在将公知常识和对比文件2相结合得出权1方案的技术启示,因此,权1的技术方案是非显而易见的,具有突出的实质性特点"。
    说明:此句冗长而逻辑混乱。"由上述可知"表示本段是结论段,说明之前已经走完三步法中的全部三步,此时只需给出结论即可,不需再论证一次。而且,论证很混乱。"所要解决的技术问题不同,采用的技术手段也不相同"这是在评价新性时的用语,如果用来说明本申请有创造性,则显得太苍白无力了。"以上区别特征也并非公知常识,所以不存在将公知常识和对比文件2相结合得出权1方案的技术启示"的说法是一段武断的结论,无法服人。这句话即使要说,也要换成诸如以下的用语:"虽然以上区别特征孤立地看待的话好象是一种公知常识,但现有技术中不存在把这些技术特征应用到上述最接近的对比文件中以解决上述技术问题的启示"(然后再说一下为什么不存在这些启示,通常主要是因为我们要解决的技术问题不是这些特征单独能解决的,而是这些特征与本发明中的其他特征相结合才能解决的)。