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如何申请美国专利
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发明专利答复审查意见通知中的"立场"问题

    作为专利代理人,在答复发明专利审查意见通知(以下简称"答通")时,如果能摆正立场,往往会有利于案件的顺利进展。对此,一些新代理人颇为疑惑。下面我将用一个比喻来进行说明。
    在欧美发达国家,专利代理人经常把答通比喻为一场讨价还价式的谈判,在有专利代理人参加的案件中,谈判的双方都没有亲自上场,而是派代表上场:一方是社会公众,派审查员作为代表上场,另一方是专利申请人,派专利代理人作为代表上场。
    而我在此更愿意将答通比喻为一场拔河比赛,这样更形象一些。参加拔河的双方,一方是社会公众,派审查员作为代表上场,另一方是专利申请人,派专利代理人作为代表上场。
    我们知道,在拔河比赛时,双方都要尽全力向着有利于自己的方向施力。如果一方懈怠或用力方向错误,则比赛结果就不能代表双方的真正实力了。可能存在如下三种情况使比赛结果偏离真实结果:
    一种是,拔河的一方认为自己并非真正的参赛人,而是替人上场,胜负无所谓,因而不是全力以赴,而是只做做姿态,应付一下了事,只要比赛完能领到自己那份出场费就行了。这样虽然不是必输,但也已损害了参赛者的利益了。
    第二种是,拔河的一方以公正无私的裁判自居,以为自己公正得无可挑剔,把眼光盯着绳子的中间线,而不是把注意力集中在向后拉绳子上,甚至自己亲自走到中间点去查看,不用说,这样是必输无疑的了。
    第三种是,拔河的一方把自己当成另一方的学生,只顾着向老师学习,看老师如何站步、如何握绳、如何后倾等等,而不是放胆与老师竞赛,输了比赛还在称赞老师的姿势是多么的优美。
    当然,现实中是不会出现上述这些情况的,如果出现,大家肯定会认为这人是愚蠢的。但在专利答通这场"拔河比赛"中,却经常上演如上这些情况,有些人不认为愚蠢却反而振振有词,不是很让人费解吗。我们试举几种情形来看:
    一种是,答通的专利代理人认为自己并非真正的申请人,而是替人代理案子,只要自己做了工作,花了时间就有资格收代理费,至于专利批不批准无所谓,驳回一件案子很正常,权利要求保护范围大小也无所谓,因而不是全力以赴,而是只做做姿态,应付一下了事。以种立场来答通,其结果能反映专利申请人真正应得到的权利吗?
    第二种是,专利代理人以公正无私的裁判自居,以为自己公正得无可挑剔,把眼光盯着法律法规、审查指南的相关规定、相关判例和案件的书面材料上,而不是把注意力集中在寻找对自己委托人有利的事实认定和法律适用上,甚至自己亲自跑到中间立场上,过了一把复审委的瘾,这样不也是必输无疑的吗?其实,不管是法律法规也好,审查指南也好,复审委的决定汇编也好,均是死的成文法或案例,而我们眼下正在答通的案件是活的,其中关于事实认定方面,有一定的主观性,尤其是"本发明实际所解决的技术问题"和"现有技术中是否有启示"这两项,主观性很强,如果专利代理人把自己当成复审委,那么他就不会偏向任何一方,他只是照着书面上已经有的材料进行分析,这样就不会发挥主观能动性去帮专利申请人考虑"本发明实际上还解决了之前申请文件中没有明说但实际上确实已解决了的技术问题",而要发现这样的新的技术问题,要求专利代理人必须站在专利申请人的立场上思考,把各个技术特征进行组合,尝试去解决单个技术特征所不能解决的技术问题,甚至与发明人多次讨论,思维碰撞,头脑风暴。相反,如果只局限于已有的书面材料,就不会发现这些东西。再者,关于"现有技术中是否有启示"这项,由于"窗户纸效应"的存在,复审委也会犯"事后诸葛亮"的错误,而站在专利申请人立场上的专利代理人,就不会这样,而是会首先问"在对比文件中有提到我们所解决的技术问题吗?""发明人是如何想到相关解决手段的呢?"等这些案件独特因素。
    第三种是,专利代理人把自己当成审查员的学生,只顾着向老师学习,看老师如何分析区别技术特征、如何分析本发明所解决的技术问题、如何评价是否有启示等等,而不是放胆与审查员争辩,本该授权的案子被驳回还在总结从审查员的审查意见中如何修正自己今后的撰写和答通技巧,这不是相当于输了比赛还在称赞老师的姿势是多么的优美吗?事实上,审查员在审查时,是尽量向着有利于社会公众的方向努力的。比如:如果申请文件中没有说清其所实际解决的技术问题,则审查员就推定为没有解决什么技术问题,或者推定为只解决了该技术特征本身必然能解决的技术问题,而不是帮专利申请人考虑各技术特征相结合成为一个整体技术方案之后解决了什么技术问题,从而就用"公知常识""常规技术手段"等,对发明的创造性给予否定。其实,有时审查员说某特征是"公知常识""常规技术手段"时,实际上他的意思是要专利代理人在意见陈述书中说一下,到底该技术特征和其他技术特征相结合成为一个整体技术方案之后解决了什么技术问题。可惜有些专利代理人不明白审查员的这些"暗语"(详见本人的另一篇博客:《审查意见通知书中的审查员暗语解密》),又把审查员做为学习的老师,最终损害了专利申请人的利益。
    总之,专利代理人在答通时务必要站在委托人的立场上,全力以赴与审查员争辩,甚至死马当活马医。这样看似不通情理,其实是最正当的做法,因为专利制度就是这样设计的。在整个专利申请过程中,如果专利代理人不为专利申请人争辩,还会另有别人这么做吗?这就好比一个合格的刑事诉讼律师,在为罪大恶极的罪犯辩护时,也要选择罪轻或无罪的辩护,而不是直接承认罪重,因为法律就是这么规定的。