关于我们
如何申请美国专利
您的位置: 首页 > 知识库 > 博文欣赏 > 正文

发明专利创造性判断的技术问题搜索法问题解答(五)

当“三步法”和“预料不到的技术效果法”之间出现矛盾时,以哪个为准呢?

    答:利用“技术问题答案搜索法”分析并通过对一定数量的案例的验证后,我们发现,上述矛盾在多数情况下实际上是不存在的。这是因为,既然“三步法”已证明本发明是显而易见的,那么,根据“技术问题答案搜索法”,我们可以肯定本发明不但具有“意料不到的技术效果”(效果A),也具有“能预料到的技术效果”(效果B),那么,是什么科学现象造成实现效果A的技术方案S1和实现效果B的技术方案S2是相同的技术方案呢?答案时,这种疑似存在的“科学现象”多数情况下并不存在!实际存在的情况多数是以下两种:第一种是,实现效果A的技术方案S1和实现效果B的技术方案S2实际上并不是完全相同的技术方案,这是由于技术效果的多样性造成的,而审查员或/和申请人没有发现这一点;第二种是,申请人夸大了技术效果。

    针对上述第一种情况,实现效果A的技术方案S1和实现B的技术方案S2是两个不同的技术方案,二者之间有一个交集,在交集中的技术方案是既能实现效果A又能实现效果B的技术方案S3。如果本发明撰写成要求保护实现效果B的技术方案S2,那么根据“三步法”判断,可以肯定本发明没有创造性;如果如果本发明撰写成要求保护实现效果A的技术方案S1,那么根据“意料不到的技术效果法”判断,可以确定本发明有创造性;如果本发明撰写成要求保护交集中的技术方案S3,则本发明也有创造性,因为它是S1的子集。上述三种情况都未出现矛盾。如果审查员的结论是对的,那么大致可以肯定是申请人把要求保护的技术方案写成了S2,此时如果申请人不修改权利要求书,则该申请会被驳回。

    针对上述第二种情况,如果审查员有理由怀疑,可以要求申请人举证证明。如果“意料不到的技术效果”必须依赖实验数据来证明而申请文件中又没有公开实验数据,则可以驳回该申请。

    只有少数情况下会出现第三种情况,这是一种独特情况:当实现效果A的技术方案S1和实现B的技术方案S2是完全相同的两个方案时,即S1=S2时,是因为出现了欧专局所说的“单行道情形”。这种情形也是应该驳回的情形。

    那么,该如何答辩呢?答辩的方法就是消除上述矛盾,消除的方法,就是修改权利要求书,把要求保护的技术方案限定为S1或S3,并告诉审查员此技术方案与S2的区别。即:当“三步法”和“预料不到的技术效果法”的判断结果出现矛盾时,我们有两种处理方式可选择:

    (1)修改我们的技术方案,使其全部保护范围内的技术方案均能产生预料不到的技术方案,并告诉审查员:他原先审查时所依据的权利要求中的技术方案中,既包含了能产生意料不到的技术效果的部分,也包含了只能产生意料到的技术效果的部分,而我们修改后的权利要求中的技术方案全部范围内都能产生意料不到的技术效果,两者是不同的技术方案。

    权利要求修改的方式包括:增加技术特征限定、增加技术效果限定、增加功能限定、增加用途限定、增加技术领域限定,等等。

    (2)如果我们强调预料不到的技术效果所针对的技术方案已经与审查员在采用三步法时所理解的技术方案不同时,直接告诉审查员这种不同,特别指出被审查员所忽略的区别技术特征,并且说明,用审查员所确定的技术问题,并不必然能导致本发明的技术方案,它还有可能导致一些只能产生意料到的技术效果的部分(这一部分是不包含被审查员所忽略的那些区别技术特征的,因此它们不属于本发明的保护范围),因此现有技术没有启示。

    由于《审查操作规程》已规定:“仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时,请求保护的发明应当仅限于产生“预料不到的技术效果”的技术方案。如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括“预料到的技术效果”,这样的权利要求仍然被认为不具备创造性”,因此,出现这种情况时,我们再强调意料不到的技术效果是徒劳的。