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两个"事后诸葛亮"不如一个臭皮匠——再谈在发明专利创造性判断中三步法的正确适用

    发明专利创造性的评价是专利代理过程中的一个难点,它要求专利代理人具有较高的判断能力。"三步法"中的每一步,都需要做出判断,而任何一个判断失误,都会导致最终结果的错误。
    俗话说,三个臭皮匠能顶一个诸葛亮,可见大家公认诸葛亮的判断能力强。可"事后诸葛亮"的判断能力就不怎么样了。《审查指南》第二部分第四章6.2节还专门提醒大家避免"事后诸葛亮"。但至于怎么避免,《审查指南》中并没有给出客观可操作的方法,只是告诫说"审查员应当牢牢记住,对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的,以减少和避免主观因素的影响。"
    在我的博文《创造性判断三步法中的万能公式-技术问题答案搜索法》中,我们提出的方法可以有效避免在"三步法"中的第(3)步中出现"事后诸葛亮"的错误(详情请参见博文)。但其实,在三步法中的第(2)步——"确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题"这一步,也潜藏着"事后诸葛亮"的风险。如果不认识到这一点,"事后诸葛亮"的问题就仍不能根本解决。
    仍以"阻析氢"一案为例来说,如果"光纤的腐蚀是由于光缆外皮与空气中的水分反应析出氢造成的"这一结论是由本发明人首次发现,那么,在三步法中的第(2)步就不应把发明实际解决的技术问题确定为"避免氢的析出",否则就是犯了"事后诸葛亮"的错误。正确的做法是,把发明实际解决的技术问题确定为"避免光纤的腐蚀"。很明显,由于对比文件2是一个关于电缆的文献,它里面没有光纤,它也就不可能讨论光纤的腐蚀,因此,如果把技术问题确定为"即避免光纤的腐蚀 ",则对比文件2肯定不会存在将本发明的区别特征(特定的外皮)应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。相反,如果把技术问题确定为"避免氢的析出",由于氢的析出是在电缆外皮上客观发生的,所以判断者有可能再犯一次"事后诸葛亮"的错误,认为"对比文件中,虽然没有明确提到该技术问题,但该区别技术特征客观上起到了相同的作用……"。"虽然没有明确提到,但……客观上……"是潜藏"事后诸葛亮"的典型句式。
    当然,即使"光纤的腐蚀是由于光缆外皮与空气中的水分反应析出氢造成的"这一结论不是由本发明人首次发现,因而把技术问题确定为"避免氢的析出",我们用技术问题答案搜索法仍然可以发现,该案例中的发明是有创造性的,但在那种情况下,只需避免一次"事后诸葛亮"的错误,而在上文中的情况下,需要连续避免两个"事后诸葛亮"的错误,才能得到正确的结果。
    可见,如果在创造性判断中连续出现两个"事后诸葛亮",那结果就差得太远了。可以说,两个"事后诸葛亮",还不如一个臭皮匠!
    下面再举个例子说明一下在三步法中的第(2)步中如何避免"事后诸葛亮":在一个UPS电路专利申请中,本申请的技术问题确定为降低电路的纹波,对比文件2也是一个UPS电路,其中虽然没有说到该技术问题,但UPS电路中存在纹波不是发明人第一个发现的,地球人都知道别的UPS系统中也会存在需要降低电路纹波的技术问题;而且,由于是同一个技术领域,按道理应当认为技术人员是不用检索就知道这篇对比文件2的。遇到这种情况怎么争辩?
    遇到此问题,可以从以下几个方面与发明人探讨,探究事实,再根据事实确定争辩方案:
    看看在三步法中的第(2)步中是否有"事后诸葛亮"。这时就要问发明人:降低电路的纹波又是为了什么?如果发明人回答:我们经研究发现降低电路的纹波之后能使某个管子的寿命增长一倍,从而可以采用廉价替代品使造价下降一半,我们再问,纹波问题与寿命问题之间的关系是发明人首次发现的吗?如果是,那么我们就可以确定,在三步法中的第(2)步中已经犯了"事后诸葛亮"的错误,因为本发明实际是解决该管子的寿命问题,纹波问题与寿命问题之间的关系是本发明人首次发现的,因此,不应把技术问题淡化为"纹波问题"。而且,很有可能,在别的UPS电路中,纹波降低之后未必能把管子的寿命提升一倍,纹波问题和寿命问题之间的关系是在本发明这个特定的UPS电路中才存在的。这体现了区别技术特征和其他特征之间的相互配合关系。
    也可以看看在三步法中的第(3)步中是否有"事后诸葛亮"。假定与发明人讨论后确认,本发明客观上确实仅仅就是为了解决纹波问题,是否可以因为"地球人都知道别的UPS系统中也会存在需要降低电路纹波的技术问题"为由,否认技术问题答案搜索法的适用性呢?不能!技术问题答案搜索法在这种情况下仍然适用。这是因为,审查员搜索的是整个文献库,如果上千万件文献中没有任何一件提到过本发明的区别技术特征与纹波问题之间的关系,那就说明本发明是第一个发现用这个区别技术特征来解决纹波问题的。对比文件2虽然有提到该区别技术特征,客观上也解决了该技术问题,但该技术问题的解决是无意的,对比文件2的作者并没有意识到他用该技术特征解决了该技术问题,因而也就不可能对本领域技术人员有任何启示。那么,当本领域的普通技术人员在想解决对比文件1中的纹波问题时,就不会想到用对比文件2中的区别技术特征。
    有人可能会有疑义:既然对比文件2客观上解决了纹波问题,在该类产品中纹波问题又是大家都知道的,并且想要解决的,那为什么大家不来从对比文件2中找答案呢?对此可以这样解释:第一,对比文件2虽然客观上解决了纹波问题,但没人知道它解决了,所以大家也就想不到从对比文件2中找答案;第二,即使大家知道对比文件2整体上解决了纹波问题,但如果没有说明其中怎么解决的,那么就没人知道是对比文件2中的哪个技术特征解决的,抑或是对比文件2这个电路整体方案解决的。由于现有技术文献库中对此没有探讨过,本领域的技术人员在面对对比文件1的纹波问题时,对比文件2无法进入他的脑海,就算他读完本领域的全部文献,当他读到对比文件2的时候(因为是同一领域,应该假定普通技术人员是读过这篇对比文件2的),他也不会得到任何启示。
    总之,"事后诸葛亮"造成了逻辑上的混乱,如果不把擦亮眼睛,把"事后诸葛亮"揪出来,就很难得出正确的结论。