"技术问题答案搜索法"在我公司作为发明专利被驳回后是否复审的判断标准，也作为判断审查意见是否正确的秘密武器，一段时间以来，一直做为公司的独门绝技密而不宣。
前不久，国家专利局某部审查部长前来深圳调研，听取我市企业对创造性评判中现有技术的结合启示的意见和建议，其中在其调查问卷中提到："关于创造性评判中的现有技术的结合启示，现有规定存在不足和问题，尤其是多篇现有技术结合时对于"技术手段所起作用相同"的要求中，"作用"的内涵和相关的限制条件等方面均缺乏相应解释。"可见，创造性判断三步法中的第（3）步，尤其是其中的第（iii）点，即使对于官方资深人员而言，也是一个难点。
另一方面，在专利代理实践工作中，有很多专利代理人在收到审查意见通知中出现"所述区别特征为公知常识"、"所述区别特征为另一份对比文件中批露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同"的语句时，常常会束手无策。因此，我觉得有必要在此分享一下我们的"技术问题答案搜索法"，该方法最大限度地减少了主观性，使判断结果客观而具有说服力，无论用于判断是否复审还是用于和审查员争辩，均能产生出其不意的说服效果。
"技术问题答案搜索法"非常简单，其做法如下：在三步法中第（2）步确定了技术问题之后，在第（3）步判断是否有启示时，直接搜索在第（2）步中所确定的技术问题及其答案，而不是去搜索相应区别技术特征；如果搜索该技术问题时，得到了与本发明相同或相似的答案，则应判断有启示；否则，没有启示。当然，由于发明实际解决的技术问题是据该区别特征所能达到的技术效果来确定的，也可以直接搜索相关技术效果。
上述做法非常简单到令人难以置信，但用这种方法来判断创造性，其准确率之高，也同样高到令人难以置信。这是为什么呢？现试分析原因如下：
发明专利创造性审查中最容易遇到的错误就是"事后诸葛亮"（国外称为"后见之明"hindsight）。为此，需要把时间回调到专利申请日当天及之前。在专利申请日当天及之前，本领域的普通技术人员在遇到该技术问题后会怎么办呢？它要查找这个问题的解决方案的话，会怎么检索呢？他检索的关键词会是什么呢？答案当然是：他检索的关键词一定只与这个技术问题有关，而不是与该区别技术特征有关，因为在当时这个区别技术特征还没有提出来！作为一个没有创造能力的普通技术人员，他不可能想到这个区别技术特征本身，更不会用这个区别技术特征当关键词来进行检索。而审查员呢？他又什么会用这个区别技术特征当关键词来进行检索？很明显，他是看了这个专利申请文件之后受到启发才知道这个关键词的。因此，用这个区别技术特征当关键词来进行检索并且在检索到相关技术特征后不核实该技术特征是否所能达相应的技术效果、是否能解决发明实际解决的技术问题，其实就已犯了"事后诸葛亮"的错误了。
对于一件有创造性的发明专利而言，在专利申请日当天及之前，除本发明外，现有技术中应当没有任何一个文献中同时记载了该技术问题和用该区别技术特征解决该技术问题的技术方案，但该区别技术特征本身却有可能有大量记载。所以，如果用这个区别技术特征当关键词来进行检索，大多数情况下会检索到大量的对比文件。在很多情况下，审查员凭主观判断，认为在某些提到了该区别技术特征的对比文件中，虽然没有明确提到该技术问题，但该区别技术特征客观上起到了相同的作用，从而做出了"该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同"的结论。那么，这种结论能成立吗？根据我们的实际经验，在这种情况下，90%以上都存在着审查员判断偏差问题。为什么呢？这个原因要从统计学上来解释。
资深审查员和专利代理人都明白，有大量的专利文件都存在一个现象，即：文件中公开了大量的技术特征，但并不是对每个技术特征都详细说明了它解决了什么技术问题，因此很多人就会觉得审查员的所谓"虽然没有明确提到该技术问题，但该区别技术特征客观上起到了相同的作用"似乎是成立的。但是，审查员所检索的是全球几百万件专利数据库和几十种期刊数据库，如果本专利申请真的没创造性，那么即使在一篇或多篇文献中没有同时记载该技术问题和用该区别技术特征，始终总会有一篇文献会同时记载二者的。如果全部文献都是只记载技术特征而未记载技术问题，则可以肯定该技术特征还没有被用于解决该技术问题！这就是局部和整体的区别。审查意见通知中虽然只列举了其中一篇或数篇对比文件，但它代表的却是整个文献库。如果这些对比文件中没有公开，那我们就推定为整个文献库中没有公开，而这正是创造性的体现。因此，审查员的上述说法不能成立。
事实上，只要审查员说"对比文件中，虽然没有明确提到该技术问题，但该区别技术特征客观上起到了相同的作用……"，那么就几乎可以肯定审查员犯了某个错误，我们甚至可以把这句话当成我们是否提起复审的标志。审查员越是说"客观上"，其实他就越主观。因为，在人类几百万件专利库中都找不到记载，那说明什么？那说明，要么是审查员主观臆断，要么是虽然客观上确实起取了相同的作用，但本领域的普通技术人员并没有认识到这个作用。不管是哪种情况，都说明本发明是有创造性的。例如，假定人们发现阿斯匹林的第一用途为止痛，之后有人发明了用阿斯匹林治疗心脏病的药并申请了专利，审查员是否可以检索出用于止痛的阿斯匹林对比文献，并且说"在对比文献中虽然没有明确提到阿斯匹林可以用于治疗心脏病，但阿斯匹林客观上起到了治疗心脏病的作用"？
是不是找到一篇或多篇文献中同时记载该技术问题和用该区别技术特征就证明本申请没有创造性呢？也不尽然，有时我们会发现一个明显有创造性的发明专利申请，用"技术问题答案搜索法"也能找到对比文件，这是怎么回事呢？原来，这是在第（2）步确定本发明实际所解决的技术问题时出了差错，把技术问题确定成该区别技术特征所单独能解决的技术问题，而不是与本发明的其他技术特征相结合去解决一个更大的技术问题。下面举例来说明：就用欧专局的一个典型案例来说吧。在该案中，把啤酒瓶做成褐色，解决了啤酒保鲜问题，在现有技术中检索到不相应的启示，因而该发明有创造性。但如果把"啤酒瓶做成褐色"所解决的技术问题确定为"减少光线透射"，则就会检索出大量的对文件，造成"该发明没有创造性"的错误判断。
由此可见，专利创造性判断三步法中的第（2）步是非常重要的。既然如此重要，如果在第（3）步判断是否有启示时不利用第（2）步的结果，那是多么的可惜？那么，在第（3）步中如何利用第（2）步中所得到的结果呢？《审查指南》没有明确说明。但《审查指南》中明确规定，所谓"所起的作用相同"，是指"该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同"，这至少说明，判断作用是否相同是必须要考察其所解决的技术问题的。本人所提出的"技术问题答案搜索法"解决了第（2）步的结果在第（3）中如何用的问题，它体现了审查指南的思路，但比审查指南中的规定更清楚、更可行，而且它不违反审查指南的规定，结果也更客观，更易判断。
从贡献论的角度来看，"技术问题答案搜索法"也非常合理。专利法鼓励发明创造、保护发明创造专利权，是由于发明人对社会做出了技术贡献。如果在本专利申请提出之前，没有任何一个文献指出解决该技术问题可以用本发明所用到的这个技术特征，那么，本领域的普通技术人员遇到这个问题的时候应当是束手无策的，因为我们已假定他没有创造能力，他利用检索的办法也检不出任何答案。但自从本发明提出后，本领域的普通技术人就可以根据本专利申请中所给出的提示，采用相应的技术特征来解决相应的技术问题了。如果把专利的期刊文献库看出是人类的一个知识库的话，本专利申请又为人类的知识库增添了一条记录。因而，发明人对社会是做出了技术贡献的。如果在这种情况下不给予专利保护，这是不符合专利法的精神的。
本人在上述调研座谈会上已向与会者介绍了此"技术问题答案搜索法"，并建议进行进一步研究，考察将其直接写入审查指南的可能性。尽管现在还不可能把"技术问题答案搜索法" 直接写在审查指南中，但由于其在实践中的高度准确性，值得大家借鉴采纳，以便在收到审查意见通知书时快速找到可争辩点，在收到因创造性导致的驳回通知时，能快速判断是否值得提起复审。
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