【文章来源】：《专利代理》杂志2016年01期
【作者】：王震宇、江耀纯
摘要：一直以来，我国国内申请人热衷于申请实用新型专利，其数量大却质量低，严重影响到我国专利整体质量的提升。受实用新型"易授权"等表面优点的影响，很多国内申请人满足于追求实用新型的专利保护，也不利于激发真正意义的发明创新。本文提出一种办法，通过倡导和帮助广大申请人将其专利申请发明化，去实用新型化，有效提升专利质量，从而不仅能提高国家整体创新实力，申请人个人也能获得更大的经济回报。
关键词：发明 实用新型 专利申请 专利质量 专利申请发明化
一、问题的由来
我国的专利法自1984年制定以来，就同时存在发明和实用新型这两种技术性的专利类型。专利法规定，实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利有以下主要特点：从专利的保护客体来说，实用新型只保护产品，且只保护针对产品的形状和/或构造提出的改进的技术方案；从对创造性的要求来说，实用新型与现有技术相比应具有实质性特点和进步；从专利权的期限来说，实用新型专利权的期限为十年。对于实用新型专利的审查，我国采用的是初步审查制，目前大多数国家采用的是登记制，也有个别国家采用实质审查制。
我国的实用新型专利申请数量近些年来不断增长，据统计，2015前三季度我国的实用新型专利申请量达到77.9万件，为全世界实用新型专利申请数量最多的国家，且远远高出其他具有实用新型专利类型的国家。然而，我国的实用新型专利申请数量虽可谓庞大，但整体质量却颇为低下。由于不需要经过实质审查，大量创造性低、权利稳定性差的实用新型申请被授予专利，这种情况严重制约我国整体专利质量的提升，颇受各方诟病。
相比于专利制度运行比较成熟和完善的国家，我国的实用新型专利申请量大而质量低的问题近年来更是愈发凸显。实际上，目前世界上只有较少数国家有实用新型这一专利类型，美英等很多专利和技术创新大国只有发明专利，根本没有实用新型；日本、韩国等国虽有实用新型，但申请量极少，每年只有几千件；德国有实用新型，但申请量也比较少。究其原因，还是因为实用新型的特点本身决定的。由于实用新型专利的授权不经实质审查，因而会造成权利极为不稳定，而大量质量低下、实际上本该无效的专利的存在，也会带来很高的社会公共成本，如不必要的专利诉讼，阻碍创新和竞争，带来行政、司法资源的大量耗费等。因此，主流的专利体制只有权利相对稳定的发明专利而没有实用新型。即使在采用实用新型的少数国家中，实用新型在这些国家的专利体系中也日渐式微，这已是不争的事实。例如，日本、韩国等国的实用新型申请量不仅绝对量少，还逐年在大幅递减。据统计，日本的实用新型申请从2009的9千多件降到2013年的7千多件，韩国从2009的1.7万件降低到2013年的不足1.1万件。实用新型历史悠久的德国，2013年的申请量也不过1.5万件。相比之下，我国2013年的实用新型专利申请量达到89万件，且其中绝大部分是国内申请人提出的申请，国人对实用新型的热衷程度值得反思。
虽说我国的实用新型专利申请及授权量大有历史和现实国情等各方面的原因，但从对数量的追求到对质量的提升，从专利大国转变成专利强国，一直都是我国政府和专利业界努力的方向。为了提升我国实用新型专利的整体质量，国家知识产权局作出了大量的工作。然而，实用新型的初步审查制，决定了专利质量提升的效果必然十分有限。例如，原审查指南就规定，初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。新修改的审查指南虽然增加了审查员可以通过检索来判断实用新型是否不具备新颖性的规定，但对于实用新型是否具备创造性，审查员在初审过程中仍无法予以审查。另外，为了提升专利质量，国家知识产权局在实用新型审查操作规程中增加了一些具体规定，实用新型审查部也做了一些内部的规定，意图人为地减少低质量的实用新型的申请数量和专利数量。在实际审查过程中，甚至有的审查员在碰到实用新型申请明显不具有创造性但又无法通过较少量的检索来证明其不具有新颖性时，还会直接认定其区别特征属于"惯用手段的直接置换"，以之作为不具有新颖性的理由来驳回这类实用新型申请。且不论相关部门这些内部规定和做法是否有违反审查指南的嫌疑，专利行政部门采用这种人为地增加实用新型申请成功难度的方法，只是一种"堵"的方法。但是，毕竟实用新型根植于初步审查制，只要不能改变这一点，实用新型就无法进行创造性的审查，这就决定了我国实用新型专利的质量是难以用"堵"的方法进行实质性提升的。由于国情等诸多因素，只要实用新型还被视为"快速"、"容易"、"要求低"的快餐型专利，我国大量实用新型申请也仍然会继续存在，而实用新型申请数量越多，专利整体质量必然难以提升。
二、解决的办法——专利申请发明化
笔者认为，要提升专利申请的质量，不妨换一种思路。除了通过"堵"的方法来降低实用新型的数量之外，用"疏"的方法来提升专利整体质量也是很重要的。
什么是"疏"呢？我们都知道，比实用新型价值更高、要求也更高的另一种专利类型是发明，笔者所提出的"疏"，就是想办法将大量的实用新型专利申请引导到发明专利申请这一"渠道"上去。
了解了什么是"疏"的问题，接下来，就是如何"疏"的问题。为了实现"疏"，有两个层面的问题需要解决。
1、"疏"的第一层面：积极引导申请人选择申请发明专利
首先，需要去引导和鼓励广大申请人，在考虑是申请发明专利还是实用新型专利的时候，尽量选择申请发明专利而非实用新型专利。具体来说，包括各级知识产权局和各专利代理机构在内的专利业界，应多向社会上广大专利申请人宣传发明专利的好处和实用新型专利的不足之处。
实用新型一直被视为"快速"、"容易"、"要求低"的专利类型，事实上，实用新型虽然确实有易授权、授权速度快、费用低这种表面上的"优点"， 但仔细考量就会发现，与发明相比，实用新型所具有的缺点其实是更为突出的，但这一事实却不被很多申请人所了解。笔者在此总结了其有如下的缺点。为了引导申请人进行有效的"疏"，政府有关部门以及专利从业人员有必要让广大的申请人充分认识到这些缺点。
1）实用新型保护时间短
对于同样一项技术，发明专利的期限有二十年，而实用新型专利的期限只有十年，而授权后可以实施保护的期限还不到十年。对于能够得以实施应用的专利，考虑到专利技术的市场推广、商业化等过程，真正可能为权利人带来收益的时间就更短了。对于一项有价值的专利技术而言，实用新型的保护期限太短，不足以充分兑现其技术创新所带来的经济价值。
2）实用新型撰写时一般未充分参考现有技术
由于实用新型不需要通过实质审查，很大一部分实用新型专利的申请人（尤其是国内申请人）会在未经检索的情况下提交申请，因此，所撰写的申请文件也未能充分参考现有技术。而在未对现有技术的情况有着切实了解的情况下，申请人或其代理人就很难撰写出一件好的专利申请。这就好比蒙着眼睛打枪一样，其对权利范围的描述、界定几乎肯定是不恰当的，从而也容易导致授权的权利不稳定，容易被无效。
3）实用新型无法通过实审完善申请文件，尤其是权利要求
发明专利要经过实质审查，而实质审查的过程能够消除大部分可能导致日后无效的致命缺陷，并使权利要求的范围趋向合理。实用新型专利不经过实质审查，只进行初步审查，审查员仅审查申请是否存在明显的缺陷，例如，审查权利要求是否明显不具有新颖性、是否明显不清楚、是否明显未以说明书为依据，以及审查说明书是否明显未对要求保护的实用新型进行清楚、完整的说明等。因此，初步审查能把关而剔除掉的缺陷有限，而实用新型专利在授权之后，就很容易被他人找出各种缺陷而被提无效，因此权利人往往会陷入很大的被动。特别是，由于无效程序中对专利文件的修改受到非常大的限制，尤其是不允许将说明书中的内容补入权利要求，这一点对于未经实质审查完善的权利要求往往是致命的。
4）实用新型授权太快，留给申请人重新审视和完善申请文件的时间短
如前所述，实用新型撰写存在缺陷的可能性大，审查过程发现缺陷的机会小，因此，由申请人自己去检视、完善申请文件的撰写是很重要的。严格来说，如果发现权利要求的保护范围不当（例如保护范围划定过窄），在实用新型授权之前还存在修改申请文件（申请日起两个月内）或是要求优选权（申请日起12个月内）另外提交一件新申请来挽回的可能。然而，由于不像发明申请那样可以在申请日起三年内提实审，且在提实审时和收到进入实审通知书起三个月内可进行主动修改，实用新型只能在申请日起两个月内进行主动修改，而一旦超过这两个月时间，申请人就丧失了主动修改以完善申请文件的机会；同时，由于实用新型一般几个月内就会很快授权，而一旦授权公告，权利人也就丧失了通过要求其优先权来完善申请文件的机会。
5）实用新型授权太快，还影响对后续的改进技术申请专利
发明创造通常都是渐进式的，即，一项创新技术总是在不断研发的过程中被改进和完善的。以往，我国的很多申请人在获得一个具体的发明构思之后，要么认为其较为简单，要么为了尽快拿到专利，往往选择了申请实用新型。如前所述，申请人对实用新型申请撰写的考量往往是不充分的，对保护范围的划定往往存在缺陷的，而在后续的研发和思考中，申请人很可能又发现原来的发明构思还能够衍生出不少相近似的发明构思，甚至能够总结成更上位的发明构思，这些发明构思都值得保护，尤其是较上位的发明构思，就更是应该加以保护的。然而，由于实用新型通常几个月内就会很快授权，而一旦授权公告，就会影响到与原来的发明构思近似的那些发明构思的创造性，更会影响到比原来的发明构思更上位的发明构思的新颖性。因此，实用新型授权太快，往往会导致申请人丧失掉对后续的改进技术申请专利的宝贵机会。
6）实用新型的现实"名声"不佳
不可否认的是，我国的实用新型在大众心目中已经成为了低质量专利、充数专利、甚至是"垃圾专利"的代名词，虽然这种看法不尽合事实，但对我国实用新型专利的价值无疑有着实际的负面影响。另一方面，实用新型在其他国家和地区也日渐式微，越来越不被技术创新者所看重，也是不争的事实。如前面所提到的，日本、韩国等创新型国家的实用新型申请量已经很少，还在大幅下降，只有在我国，国内申请人对实用新型的申请量不仅数量大而且近年还在大幅增长，从2009的31万件上升到2013年的89万件。从绝对数量上，容易想象国内申请人的实用新型申请的整体质量。特别值得注意的是外国申请人近年在中国申请的实用新型数量，只有区区几千件；而即便是国内申请人中，真正的创新型公司申请专利的总量越来越多，而其申请实用新型专利的数量也是越来越少。由于社会整体上对实用新型在技术创新程度和保护价值上的认可度低，无形之中也会降低申请人获得的实用新型专利的价值。
7）实用新型作为专利来说评估值低
因为上述种种原因，实用新型的做价入股、转让许可、投融资等过程中，评估做价也会很低，不仅难以为权利人带来丰厚的利益，也不利于成交和活跃技术交易市场。
8）实用新型代理费低，易导致专利文件撰写质量低
由于实用新型要求低、易授权的观念普遍存在，一般申请人能够接受的实用新型的委托代理费也低于发明，导致代理人也很难花费足够多的时间细致地撰写好申请文件，权利要求的范围划定、权利要求的布局、说明书的支持等，很难做到跟发明的撰写一样好。很多很有价值的实用新型专利往往容易被写成基本无用的专利。
尽管存在上述种种缺点，可能有的申请人还会坚持认为，仅仅从实用新型专利对创造性要求低、能够快速维权、以及费用低等优点考虑，也还是很值得选择去申请实用新型专利的。然而，这种认识存在几个较大的误区，专利从业人员应当努力让广大申请人走出这样的认识误区。
误区一、"创造性要求低"
虽然专利法规定发明专利要求具有突出的实质性特点和显著的进步，而实用新型专利则仅是要求具有实质性特点和进步，但根据审查指南的规定，在判断现有技术中是否对发明创造存在技术启示时，发明与实用新型的区别主要仅体现在下述两个方面：
首先，现有技术的领域。对于发明而言，除了考虑该发明所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。而对于实用新型而言，一般着重于考虑该实用新型所属的技术领域，同时现有技术中给出明确的启示的，也可以考虑其相近或者相关的技术领域。
其次，现有技术的数量。对于发明而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。而对于实用新型而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过"简单的叠加"而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。
可见，除了在现有技术的领域和现有技术的数量等方面的考虑与发明有所不同外，实用新型在创造性的评判标准上实际并没什么不一样。所以，实用新型对于创造性要求其实并不低。因此，在没有经过实质审查的情况下，实用新型专利因创造性被无效的可能性是相当高的。
误区二、"可快速地拿到市场上去维权，限制竞争对手"
并非如此。实用新型专利只是授权快而已，维权诉讼时，首先还要向法院提供专利权评价报告，而在起诉后，被告如果提起专利权无效请求，则法院往往会因为专利是实用新型而中止审理，从而可能造成维权反而更慢。
误区三、"申请费用低"
在我国多地针对发明专利有资助而实用新型无资助的情况下，有时申请发明专利反而费用更低。加上各种税收等优惠政策，发明专利的经济账更要优于实用新型。另外，如前所述，如果申请费用中的代理费偏低，这也并不能算是一个优点，从长远来看反而是对申请人很不利的。
因此，基于上述事实，完全可以提倡和鼓励广大的国内申请人更多地选择申请发明专利而非申请实用新型专利。从上述第一个层面来说，为了提升专利质量和专利回报，通过"疏"的方法，通过鼓励和引导申请人，将实用新型专利申请引导到发明专利申请这一"渠道"上去，这不仅是有必要的，而且综合各种因素考虑起来也是完全可行的。
2、"疏"的第二层面：帮助申请人将其技术创新转化成发明专利申请
有人可能会质疑，虽然将实用新型转化为发明的主观愿望是好的，但是如果发明创造的质量本身不过关，怎么能拿去申请发明专利呢，即使申请了也难以获得授权吧？对于"我的发明创造如何才能够得上发明"这个问题，也就是为了实现笔者提出的"疏"而需要解决的第二个层面的问题，而笔者认为，该问题完全是可以通过以下方式有效解决的。
首先应当澄清，笔者并非是要提倡广大申请人直接将原本打算申请实用新型的技术改成申请发明，恰当的做法是：以原有的技术创意为基础，通过专业的专利挖掘方法进行挖掘和拓展，以尽可能发掘出能够申请发明的创新点。简单来说，申请人在相对于现有技术提出一种技术改进时，并不应当急于去申请实用新型并拿到授权，而是应当力求对原始的技术构思进行更深层次的挖掘和更宽范围的拓展，以使技术创新达到发明的高度。根据笔者的研究，从已经有多个成功案例的实践经验来看，通过采用先进、科学、合理、专业的专利挖掘方法，尤其是借助国外先进事务所提出的"视觉化专利挖掘方法"，完全可以引导和帮助发明人对一些原本看起来较简单的发明创造进行扩展的、深入的挖掘，找出许多更高价值的创新点，从而，以许多原本价值不高的、构思简单的发明创造为基础，获得高价值的、能进一步解决实际或潜在的技术问题的发明创造，最终成功申请到高质量和高价值的发明专利。
上面提到的"视觉化专利挖掘方法"，是一种通过挖掘发明人的潜知，把未来技术变成看得见的有形技术并申请专利的方法。它是通过向技术人员提出问题，使得即使只有一行文字的发明构思也能作出扩展，最终变成为发明专利申请。潜知是指在技术人员头脑中处于构思阶段的发明。基本的做法是：首先，确定在哪一个领域创新发明。其次，对必要的信息进行调查，以便扩展技术人员的构思。在此基础上，召开相关技术人员参加的讨论会，进行头脑风暴。在讨论会上，将收集到的信息介绍给技术人员，再提出各种各样的问题让技术人员回答，让技术人员将头脑中的潜知表达出来而产生有形知识，或称形式知识。通过头脑风暴的方法，发掘未来产品及其产品所包含的技术课题（从潜知向形式知识转化）。然后，将所获得的信息通过图示与参加者共享，即成为共有知识（从形式知识向共有知识转化），再进一步提出问题，明确发明的变型方式和具体的构造。最后，将通过讨论而产生的构思撰写成专利说明书，形成专利申请文件（从共有知识向申请转化）。在专利说明书撰写之余，又可以汇总通过讨论而明确的未来产品的构成、用途以及该用途中的技术问题，技术人员可以根据这些内容酝酿下一个发明的潜知（从申请向潜知转化）。通过重复这样的知识创造过程，不仅可以将最初希望获得的实用新型专利转换为发明专利，甚至有可能获得具有战略意义的高价值发明专利。
三、如何在发明化的同时快速获得专利
许多申请人希望既能享受发明专利保护期限长和权利稳定的优点，又能拿到快速授权的专利。笔者建议，在发明创造符合实用新型专利的保护客体的情况下，最好同日提交发明和实用新型申请，这样，可以先获得实用新型专利，等到发明专利授权时放弃实用新型专利即可。
需要注意的是，对于一项尚在改进中的技术，立即对其申请实用新型专利并获得专利授权，通常并不是一种很好的选择。如前文所述，由于实用新型专利授权太快，而一旦授权公告，就可能对后续的改进技术申请专利造成不利影响（因为其会破坏更上位的发明构思概括的新颖性，也有可能破坏变通方案的创造性）。因此，笔者建议，研发过程中产生了一项的技术方案后，首先应立即提出专利申请，但如果申请人不确定所申请的保护范围已经达到合理和优化，或者怀疑后续可能还会发现其他变通技术方案的话，最好是不缴纳申请费，这样一方面能获得较早申请日，另一方面又能防止该申请的内容被过快地公开，同时也不会产生任何官方费用。接下来，该申请会被专利局视撤，但申请人可以在12个月内要求其优先权。利用这一优先权期限，申请人就有更宽裕的时间去审视在先申请，既可以对在先申请的撰写进行修改完善，又可以在原有技术方案的基础上，利用可视化专利挖掘方法进行挖掘和扩展，找出更多的甚至更有价值的创新点，使原有方案发明化；另外，随着研发的推进，申请人也可能获得比原有方案更优的其他变通方案和改进方案，甚至还可能随着持续深入地理解，找到原有技术方案背后原先并没有充分理解到的发明原理，总结出一个保护更大范围的发明构思，从而可能扩大专利保护的范围。最后，申请人在优先权期限内同日提交一件发明和一件实用新型申请，并要求在先申请的优先权。其中，原有的技术方案可以作为相同的主题享受优先权，改进的技术方案在符合单一性要求的情况下可以合案申请，在不符合单一性要求的情况下还可以分案来申请，而由于在先申请没有被公开过，因此所有改进的技术方案（包括新上位的技术方案）虽然不能享有优先权，但均不会被在先申请自身破坏新颖性和创造性。另外，由于已经经过充分的审视、扩展和挖掘，此时要求优先权的实用新型申请就可以尽快让其授权而不用担心其影响改进技术的问题。
通过上述方式，能够兼顾专利申请发明化、专利申请日早以及专利授权快速等多重优点，从而使申请人的利益最大化。
四、结语
通过专利申请发明化的倡导，并借助专业的专利挖掘方法，将许多原本会去申请实用新型专利的技术经改造、发掘、拓展以后转化成发明专利申请，不仅能达到大幅减少我国低质量专利申请数量的目的，而且，高质量专利申请的数量和比例也会大幅增加，从而有效提升我国（特别是国内申请人）专利申请的整体质量及授权专利的整体质量。另一方面，以价值高、稳定性高的发明专利代替质量低、稳定性低、价值低的实用新型专利，广大申请人从长远来看也能够获得切实的利益。因此，笔者所提出的做法如果能够得到推广，将会是双赢的局面。
新创友，发明专利代理专家，
电话：0755-88858101 /83671888
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