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2012年度全球十大知识产权案件

    这些轰动一时的案例过去还不到一年时间。尽管诉讼的声音仍然很高,但无论欧洲还是亚洲都没有给出令人惊喜的成果。虽然美国给出了Louboutin 红底鞋案以及Apple 与Samsung 间诉讼案的第一次陪审团庭审结果,但其实这两个案例所涉及的问题都是一年前就出现的。而2012 年发生的一系列案例中包含了很重要但却也是很微妙的点。欧洲的UsedSoft 案和澳大利亚的OptusTV案解决了有关版权未来的根本问题。美国的Oracle 与Google 间的诉讼案抛出了专利和版权两大问题,但任何一个都没能抓住头条。

    与往常一样,我们列出了年度10 大案例。这些案例都是经过《知识产权管理》杂志驻伦敦、纽约和香港的记者精挑细选出来的。案例不能通过推荐或投票列入精选。

    2012年度全球十大知识产权案件

    1. 制药行业新刺激:Neurim 公司与英国政府间的诉讼案

    2. 红鞋底不再是独一无二:Louboutin 与YSL 间诉讼案

    3. 流媒体向手机推送体育节目造成侵权: Optus 与AFL、NRL、Telstra 间诉讼案

    4. 智能手机大战: Apple 与Samsung间诉讼案

    5. 软件许可证可转售: UsedSoft 与Oracle间诉讼案

    6. 印度允许平行进口:Samsung Electronics 与Kapil Wadhwa 间诉讼案

    7. 加拿大公平交易的胜利:在线音乐片段试听纳入公平交易

    8. 在中国注册了商标不使用: Lacoste 与Jin Zhongneng 间的诉讼案

    9. 软件编写之争:Google 与Oracle 间诉讼

    10.欧盟测试案例澄清了类目:英国特许专利律师协会 与英国政府间的诉讼案

    1. Neurim 公司与英国政府间的诉讼案

    结果:将补充保护证书 (Supplementary protection certificate, SPC) 纳入第二医疗使用专利

    影响:为投资开发产品用于不同用途的制药公司设立奖金

    欧盟法院对专利问题有点无所作为(至少现在是这样)。因此,当其在自己有司法管辖权的有限专利相关领域之一做出裁决时,相关的知识产权律师会诚惶诚恐地等待裁决结果。毕竟欧盟法院限制Brüstle 人类胚胎干细胞申请专利的裁决只是去年的事,这项裁决明确了生物技术发明的法律保护指令。

    但是今年,欧盟法院向制药公司给予例如补充保护证书(Supplementary protection certificate, SPC) 相关的刺激政策却饱受争议。这是一项独特的权利,可以延长特种医药产品的专利期限,用来补偿厂商耗费在等待药品审批结果的那段时间。

    2009 年末,英国知识产权局(IPO) 的一名听证官拒绝授予SPC 给Neurim 公司的产品Ciracadin(褪黑激素)。Circadin 是用于治疗失眠的药,使用一种利用褪黑激素来改善人体血浆褪黑激素结构变形或缺陷的基本专利。

    英国知识产权局声明,由于褪黑激素早在2001 年就已上市(通过CEVA Animal Health 以Regulin 的名义),因此Neurim的产品不符合获取SPC 的资格。这位听证官特别说明,在考虑早期上市授权的相关性时,医药产品的预期用途并未列入考虑范围。

    于是,相关专利所有人将该案上诉至高等法院。在一审中,法官Arnold 表示支持IPO 的决定,但上诉法院随后向欧盟高等法院提出了五个问题。当时的上诉法院法官Jacob 在为上诉法院写的文件中明确表示,他认为下级法院裁决有误。他说,如果这一裁决是正确的,那么“对于很多领域的医学研究而言,该法规都无法实现其关键目标:它将不再适用。无论是否这样,这都很明显是欧盟高等法院所面临的一大问题”。

    现在,欧盟法院表示支持Jacob 对SPC 法则的解读。“虽然存在少数兽药产品获得早期上市授权,但这并不妨碍已获得上市授权的同一产品获得针对不同用途的补充保护证书,”法院认为,“但前提是在依赖某项基本专利来实现补充保护证书所针对的用途时,该用途必须在该基本专利所授予的保护限制范围内。”

    这项裁决对于Neurim 和其他投资开发不同用途产品的医药公司而言是个好消息。但是和其他一些法院裁决一样,它也遗留了一些问题尚未解决。例如,兽医用药和人类用药获取早期上市授权之间是否存在差异? 虽然知识产权所有人欢迎Neurim的出现,但是关于SPC 的争论还远未结束。

    案例详情Neurim 公司与英国政府间的诉讼案专利号:EP (UK) 0 518 468发明: 治疗失眠症的褪黑激素(商标为Circadin)技术:制药专利权所有人:Neurim Pharmaceuticals其他参与方:英国知识产权局法院:从伦敦上诉法院移交至欧盟法院Neurim 方律师: Carpmaels & Ransford英国政府方律师: S Ossowski 和A Robinson(作为代理人)以及Charlotte May

    2.Louboutin 与YSL 诉讼案

    结果:Louboutin 的商标恢复但加以限制,而YSL 没有构成侵权

    影响:单一颜色商标在时尚界是受认可的

    美国上诉法院承认了Louboutin 的红底鞋作为一种商标,同时也裁定YSL 的纯红色鞋底未构成侵权,对双方Christian Louboutin 和Yves Saint Laurent来说,是一种共赢的局面。

    第二巡回法院的裁决推翻了州地区法院于2011 年8 月做出的Louboutin 红鞋底商标无效的裁决,法院称“对红色的垄断可能会严重阻碍其他参与者之间的竞争”。该争议解决了当单一颜色成为一种商标之后的设计边界问题。一个饱受争议的问题加上两个势均力敌的对手,使得该案成为本年度最受关注的案例之一。争议从2011 年4 月Louboutin 状告YSL 商标侵权开始。州地方法院法官Victor Marrero 做出裁决:取消红底鞋可以商标,随后Louboutin 向第二巡回法院提出上诉。YSL 又以Louboutin在业务上进行侵权为由,提起反诉,宣称其竞争对手游说百货公司不要引进YSL 品牌鞋履。YSL 还声称应取消Louboutin自称的红底鞋商标,因为颜色是设计中的一个功能元素,因此不符合商标保护的标准。

    包括国际商标协会INTA和以蓝盒子闻名的珠宝零售商Tiffany's 在内的各方法庭之友纷纷表示支持Louboutin。双方都担心州地方法院的裁决会对时尚品牌所有者不利,因为单一颜色商标在其他行业都是裁定允许的。

    该案的判决还阐明了具有争议性又有点晦涩的 “审美功能” 这种东西。在最初的裁决中,法官Marrero 说,在时尚界,颜色是设计中经常会用到的一种审美功能,因此始终具有功能性。同时引用美国最高法院对Qualitex 与Jacobson Products 公司间诉讼案的裁决,他总结说因此颜色在时尚界不能受到商标保护。

    然而,第二巡回法院认为Qualitex一案的裁决不能解读为创立了行业特定规则,且功能性应根据具体案例具体分析审查。法院认为,红色鞋的绝无仅有性的确是“标识Louboutin 品牌的独特符号”。Louboutin 商标得以恢复,但限定说该种商标当且仅当为为红色大底和对比色鞋面的设计。法院并没有对YSL 关于Louboutin在业务上的侵权行为进行裁定。YSL 后来放弃了反诉。单一颜色商标在时尚界裁定允许后,商标所有者悬着的心终于放下了。然而对Louboutin 商标的限制表明,品牌所有者应避免泛泛地称自己的”单一颜色”是一种商标。

    该案例同时也警告商标所有者在起诉他人侵权前一定要三思。Louboutin 发起诉讼后,经历了其商标被州地方法院判决为无效的惨重后果,直到第二巡回法庭裁定恢复其商标后才有好转。最终,品牌所有者都意识到尽早注册商标的重要性。Louboutin 从1992 年就开始使用红色鞋底,但是直到2007 年才开始注册该商标。

    案例详情Louboutin 与YSL 间的诉讼案设计局:美国设计编号: 3361597设计持有人: Christian Louboutin其他当事方:Yves Saint Laurent法院:第二巡回上诉法院案件编号: 11-3303-cvLouboutin 方律师:McCarter & EnglishYSL 方律师:Debevoise & Plimpton

    3. 年度案例:Optus 与AFL、NRL、Telstra 间的诉讼案

    结果: Optus 电视流媒体服务关闭

    影响: 编程版权受到保护,但这仅仅是一种技术形式

    近年来,内容提供者与新兴技术(如云服务器和流媒体服务 (Streaming service)之间的持久战从未停歇。虽然消费者认为这些技术是非常棒的访问内容的新方式,但权利人一直争论这些技术侵犯了他们的版权。今年年初,澳大利亚Optus一案的裁决凸显了这些相互竞争的利益关系。

    同年4 月,全联邦法院裁定Optus 公司通过流媒体技术将无线广播电视推送至客户手机的TV Now 服务对澳大利亚澳式足球联盟(Australian Football League,AFL) 和澳大利亚国家联盟式橄榄球联赛(National Rugby League, NRL) 的版权造成了侵权。

    TV Now 服务允许订阅者选择要从无线广播电台录制的电视节目,录制过程在Optus 控制的服务器上进行。录制的节目随后将采用流技术推送至用户设备(如手机和电脑)上,与现场直播相比仅有两分钟延迟。

    AFL 和NRL 连同电信公司Telstra 一起对Optus 提起诉讼。Telstra 拥有AFL 和NRL 的独家网络转播权。原告认为,Optus 侵犯了其作品的版权并将侵权复制品分发给观众,而Optus 的立场是自己只是提供一种服务给用户制作自己的副本,而根据《版权法》第111 条关于允许私人复制供日后使用的规定,这些复制行为是合法的。

    法院驳回了Optus 公司的说法,Gilbert + Tobin 的Michael Williams 对第111 条的理解作了“正统”解释。“法院仔细分析了该条款的根本目的后认为,其中没有任何迹象表明其适用范围中包含为个人提供商业复制服务,”Williams 说道。

    Banki Haddock Fiora 的Peter Banki 同意法院的说法,并指出Optus的说法实际上是允许公司通过网络转播竞争对手的作品而无需支付任何许可费用,这是不合理的。

    Optus 申请向高等法院提出上诉,但法院驳回了该申请。不久后,Optus 公司宣布关闭TV Now 服务。该裁决受到了大家的欢迎,且本案和年初的AFACT 与iiNet 间诉讼案的裁决都表明了法院不接受扩展《版权法》中条款的说法,同时也是对立法机构处理该问题的隐含请求。

    此外,Optus 的决定也突显了权利人与不断变化的内容消费模式之间的斗争。日益普及的新服务(例如,基于云的存储可实现即时访问)使观众的期待有所改变,而且法律往往也努力对这些新技术作出解释。美国的Cartoon Network裁决和日本的Nagano Shoten 案等案件也都处理了类似的基于云的流媒体服务问题,突显了这些服务已在全球普及。

    一些权利人还试图解释新的消费者期望。香港某个座谈小组在讨论电视内容的网络盗版问题时,来自AETN All Asia Networks 的Louis Boswell 说道,虽然盗版是个很严重的问题,但现实情况是观众要求可以轻松方便地获取电视节目,而这些非法服务是目前唯一能填补这块需求的方法。

    他说:“我们正处于不同文化相互融合的激动人心时刻,消费者希望能够随时随地获取内容。”

    案例详情Optus 与AFL、NRL、Telstra 间的诉讼案技术:电视节目的近直播流媒体服务法院: 澳大利亚全联邦法院版权持有人:澳大利亚澳式足球联盟(Australian Football League)、澳大利亚国家联盟式橄榄球联赛(National Rugby League) 和Telstra被告:Optus SingTel案件编号:FCAFC 59版权持有人一方律师: Kennedys; King & Wood Mallesons被告方律师: Baker & McKenzie

    4. 年度案例:Apple 与Samsung 间的诉讼案

    结果: 美国陪审团庭审裁定Apple 公司获赔10 亿美元赔偿金

    影响: 聚焦设计专利和陪审团

    8 月份,美国法院裁定Samsung 公司因三项专利和三项设计专利侵权而必须向Apple 公司支付10.5 亿美元的高额赔偿金,这引发了两种看法的激烈讨论,有一部分人认为Samsung 公司“罪有应得”,而另外一部分人则认为惩罚过重。

    对设计专利的争论忽略了本案的一个基本情况: 在所有认定为侵权的专利中,只有著名的D504889 平板电脑设计未裁定为侵权,也就是Samsung 声明中所谓的“圆角矩形”。而其余三项都裁定为侵权,这是美国设计案件中有史以来赔偿金额最高的一起案件。

    第二个关于陪审团重要性的争论更为合理。这是近年来陪审团人数最多的专利案,加上陪审团主席Velvin Hogan 在案件结束后接受采访,更是让这九位陪审团成员成为焦点。

    在采访中,Hogan 透露对陪审团影响最大的是包含Samsung 公司在韩国的会议记录文档,这其中包括Google 高管对Samsung 产品与Apple 产品过于相似表示不满的评论。在另一份文档中,Samsung 公司的一名副总裁说这些产品与 Apple 产品的相似度并不够高。据 Velvin 所言,该副总裁说的实际上是“你们的产品应该再接近一点”,Velvin 又补充道:“他们确实在靠拢,但同时也逾越了底线。”

    面对技术产品和不确定的法律区域,陪审团专注于这些证据确凿的声明也许是可以理解的。事实上,陪审团顾问、来自Trial Graphix 公司的Ronald Beaton 在案件审判前接受《知识产权管理》杂志采访时就曾预测了这个结果。“即使陪审团成员聪明绝顶,他们对案件的印象只会停留在一些显著特征上,就像售楼人员在兜售房子时一样。因此,我们必须研究电子邮件和文档中的线索,了解Samsung 在设计时到底在想些什么,”他说道。

    高额的赔偿金让大多数人大吃一惊,同时也显示了陪审团裁决在此类案件中的不可预测性。虽然远低于Apple 索赔的27 亿美元,但如果在联邦巡回法庭的上诉仍维持原判的话,这将成为有史以来金额最高的专利赔偿。

    在等待上诉时,根据Lucy Koh 法官裁定Samsung为故意侵权,Apple 申请了部分Samsung 产品的销售禁令以及额外7.07 亿美元的损害赔偿。Samsung 已要求重新审理。

    案件详情 Apple 与Samsung 间的诉讼案专利和设计专利:平板电脑设计以及在触摸屏上滚动和缩放文本的专利专利局:美国专利号:7469381, 7844915, 7864163设计编号:504889, 593087, 618677, 604305设计/专利持有人:Apple其他当事方:Samsung法院:加利福尼亚州北区地方法院案件编号:C 11-1846 和C 12-0630Apple 方律师: Morrison & Foerster (Harold McElhinny)Samsung 方律师: Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

    5. UsedSoft 与Oracle 间的诉讼案

    结果: 软件许可证可以转售

    影响: 预用软件许可证的成熟市场成为可能

    去年7月,欧洲最高法院的裁决使得人们拥有的软件超过所需软件时,可以方便将软件出售给其他有需要的人。这对于软件用户而言的确是个好消息,但对于编程公司而言恐怕就不是了。

    7月3日,欧盟法院对软件经销商UsedSoft 和技术公司Oracle 之间的纠纷作出了裁决。裁决声明,软件经销商的客户如果购买了更新的用户许可证,就可以从版权所有者的网站下载软件。

    尚未拥有该软件的UsedSoft 客户在获取所谓的用户许可证后,就可以从Oracle 网站下载相应软件。已经拥有该软件的客户可以为其他用户购买或者为了获取软件更新而购买其他许可证。然后,他们将相应软件下载到这些新用户计算机的主存储器上。

    Oracle 反对转售行为并要求德国法院命令UsedSoft 立刻停止。德国联邦法院要求欧盟法院对计算机程序的法律保护指令作出解释。

    欧盟最高法院的裁决意味着软件作者无法阻止预用许可证的转售,他编写的程序可以通过网络进行下载使用。尤其是许可证所包含的计算机程序副本的专有分发权在其首次销售时即视为已用尽。尽管许可证协议禁止进一步转让,但知识产权所有人无法反对转售副本或软件作者后来更新的程序副本。

    Hogan Lovells 合伙人Conor Ward 说,这一裁决将会对软件行业产生深远的影响。在疲软的经济环境下,许多企业解雇工人后剩余了大量软件许可证:“预用软件许可证的市场可能会发展得相当迅速。

    但是Oracle 等软件公司也可以从法院裁决中得到些许安慰。法官认为,如果Oracle 客户购买许可证只是为了将软件提供给更多的用户而不是因为自己需要它,该客户以后将无法再对许可证进行划分并销售其中一部分。

    此外,任何Oracle 客户出售自己的许可证后都必须使下载到自己计算机上的软件无法使用。

    当然,任何技术方面的裁决最终都有可能被行业内的发展所取代。在本案中,汉堡Norton Rose 的Flemming Moos表示,技术措施可能会破坏该裁决的潜在影响。“德国联邦法院认为,软件制造商可能会采取技术手段保护自己的软件(例如,将软件程序链接到特定用户的产品激活机制),使软件只能被各自的用户所使用,同时利用技术手段阻止转售行为,”他说道。如果该裁决维持原判,软件制造商可以使用技术措施维护自己的利益。另一种选择是通过所谓的云在互联网上提供软件。既然UsedSoft 已对欧洲软件转售市场放宽了限制,美国也将面临开放其自身转售市场的压力。

    案例详情UsedSoft 与Oracle 间的诉讼案技术:软件版权所有人: Oracle其他参与方: UsedSoft法院:从德国联邦法院移交至欧盟法院UsedSoft 方律师:Meisterernst RechtsanwälteOracle 方律师:TCI Rechtsanwalte

    6. Samsung Electronics 与Kapil Wadhwa 间的诉讼案

    结果: 印度适用于国际商标用尽原则

    影响: 无法根据商标法来禁止正版商品的未经授权进口

    在过去的两年间,由于法院和海关对《商标法》的解释互相冲突,印度国内的平行进口问题一直不断。在之前最近的一个案例中,德里高等法院为品牌所有者提供了迫切需要的明确说明,但除非该说明在上诉中被推翻,这永远不会是品牌所有者希望得到的答案。

    10月,德里高等法院分庭对Samsung Electronics 与Kapil Wadhwa 间的诉讼案裁定为适用国际商标用尽原则,而且在不同管辖区域内获得的合法产品可在不违反相应品牌所有者商标的情况下在印度出售。对《商标法》的这一解释推翻了德里高等法院之前的独任法官关于禁止平行出口的裁决。

    在本案中,Kapil Wadhwa 是Samsung 产品授权经销商的主管。然而,韩国电子公司发现零售商也在销售从其他市场进口或打算用于其他市场的原装Samsung 打印机。

    虽然法院根据《商标法》认定进口打印机的转售构成了对Samsung 商标的使用,但这并不意味着禁止其使用。此外,它认为印度遵守国际商标用尽原则,即一旦在任何国家/地区进行首次销售后,对该商标的商业利用即已用尽。法院还发现《商标法》第30 条规定进口产品的销售无需得到商标持有人的同意。

    现在法律允许上诉人进口用于不同市场的Samsung 打印机及耗材并在印度出售。但是必须明确标明这是进口产品,而且Samsung公司将不会为该产品提供任何保修或服务。

    来自Ranjan Narula & Associates 的Ranjan Narula 认为这种做法存在严重的政策影响。他指出,允许平行进口可能会开放印度成为产品倾销市场,从长远来看对印度制造商不利。

    这项裁决可能还涉及到健康和安全问题。Philips 印度分公司的知识产权部门主管Viswanathan Seshan 认为,像Philips 这样的高科技公司往往会根据不同市场的不同规则来销售不同规格的产品。正因为如此,进口产品可能无法正常运作,甚至会给用户带来风险。

    Samsung 提出了其中一些问题,但法院认为这些政策问题应由立法机构决定,且其裁决应基于对法律的解读。Narula 说虽然他希望立法机构能够解决该问题,但他并没有看到任何即将发生改变的迹象。

    该裁决可能并不是权利人所希望的结果,案件可能会继续上诉到最高法院,但笔者在撰写本文时并未发现有任何迹象表明Samsung 是否会如此做。到那时,品牌所有人在与灰色市场商品的抗争中将缺少一大利器。

    案例详情Samsung Electronics 与Kapil Wadhwa 间的诉讼案主题: 平行进口法院:德里高等法院品牌所有人:Samsung被告:Kapil Wadhwa案件编号: FAO(OS) 93/2012品牌所有人一方的律师:Anand and Anand被告方律师:Fidus Law Chambers

    7. 加拿大版权案例

    结果: 将在线音乐试听片段纳入公平交易

    影响: 更强大的公平交易条款,尤其是针对在线方面

    加拿大作曲者、作词者及音乐出版者协会(SOCAN) 与加拿大Bell 公司间的诉讼案是2012 年加拿大最高法院接手的五宗版权案件之一。本案的裁决有助于界定加拿大互联网版权法,开创了权衡有利于终端用户和公共利益的先例。所有案例都源自加拿大版权局的裁决,且案件均由国家最高法院审理。

    在加拿大Bell 公司一案中,法院就普遍关注的版权所有人是否应该对音乐试听片段收取版税的问题给出了答案。法院认为30-90 秒的试听属于以调查研究为目的的公平交易,符合版权局关于客户通过试听进行研究以决定购买音乐的结论。

    Rogers Communications 与SOCAN间的诉讼案中涉及了相似的问题。法院参照《商标法》考虑了流媒体在线音乐是否构成与公众间的远程通信,这将决定SOCAN 是否有权收取特许使用金。法官确定了流媒体音乐在线构成与公众间的通信这一原则。然而,他们得出的结论是提供音乐下载并不应该归类为通信,所以像iTunes 之类的服务并不需要支付额外的作品版税。

    在加拿大娱乐软件协会与SOCAN 间的诉讼案中,法院考虑了与已下载视频游戏中的音乐版税相关的问题。核心问题是“下载包含音乐的视频游戏是否存在通过《版权法》第3(1)(f) 章所规定意义的远程通信手段与公众间进行该音乐的通信”。

    法院裁定,在通过互联网提供包含有版权音乐的视频游戏时,版权持有人除了收取音乐复制的相关版税之外,不得再收取任何版税费用。法官认为,设立单独的通信税则可能违反技术中立性原则,因为这样为互联网分发方法创建了一套不同于其他分发方法的特殊规则。在以教育部长为代表的亚伯达省(Province of Alberta as represented by the Minister of Education) 与充当版权许可代理的加拿大版权许可代办处(Canadian Copyright Licensing Agency Operating as Access Copyright) 间的诉讼案中,法院裁定教师在课堂教学中使用影印文件包含在公平交易的研究条款中。法官驳回了加拿大版权许可代理(Access Copyright) 认为教师使用影印文件对各学生有不同用途的说法。

    在Re:Sound 与加拿大电影协会(Motion Picture Association of Canada) 间的诉讼案中,法院考虑了版权持有人是否有权对其用作电视或电影中配乐部分的音乐收取额外版税的问题。法院裁定,以这种方式转播音乐并不构成“公开演出”,因此无需向艺术家和唱片工作室支付额外费用。

    案例详情版权局:加拿大知识产权局(CIPO)版权持有人:很多,以SOCAN、加拿大版权许可代理(Access Copyright) 和Re:Sound 为代表法院:加拿大最高法院案件编号: 33800, 33922, 33921, 33888, 34210原告方律师:SOCAN 的代理律师是Gowling Lafleur Henderson,Rogers Communications的代理律师是Fasken Martineau DuMoulin,娱乐软件协会(Entertainment Software Association) 的代理律师是McCarthy Tétrault,亚伯达省的代理律师是Fasken Martineau DuMoulin,ReSound的代理律师是Osler Hoskin & Harcourt被告方律师:加拿大Bell 公司的代理律师是Fasken Martineau DuMoulin,SOCAN 的代理律师是Gowling Lafleur Henderson,加拿大版权许可代理(Access Copyright) 的代理律师是Norton Rose,加拿大电影戏剧协会(Motion Picture Theatre Associations of Canada) 的代理律师是McMillan

    8. 年度案例:Lacoste 与Jin Zhongneng 间的诉讼案

    结果: Lacoste 的鳄鱼标志因“未使用” 被取消

    影响: 法庭提出了视为“使用商标”的行为

    商标抢注是中国的国际品牌所有者面临的一个主要问题。律师一直建议客户要尽早且广泛地注册以保护其商标,但是最近的法国服饰品牌Lacoste 商标被撤消案件表明除了注册之外,还要积极地使用和管理商标。

    2003 年,Lacoste 为其鳄鱼标志和相关商标注册了类别16 的商标保护,其中包含多种纸制品。2007 年,Jin Zhongneng 申请取消类别16 的商标,原因是此商标已连续三年未使用。2009 年,商标局撤消了该商标。商标评审委员会 (The Trademark Review and Adjudication Board, TRAB) 提出反对意见,给出了使用证据。Jin Zhongneng 向北京市第一中级人民法院提出上诉后,Lacoste 出示了自己在服饰和杂志中使用该商标的证据,同时也出示了公司的封皮、包装和自行出版关于公司历史的书籍。但法院裁定虽然涉及到纸制品,这些用途仍然不充分,因为这些商标只是用于宣传材料中,并不在类别范围内。

    法院基于“未使用”原因撤销Lacoste 商标的裁决使很多权利人忧心忡忡。根据《商标法》,“使用”包括在产品、包装、产品的容器上或交易文件中以及在广告、展览或其他商业活动中使用商标。来自Kangxin 的Brandy Baker 在此说道,法院对所谓使用证据的认定标准非常严格。这“会成为一种趋势,商标所有者想要将注册范围宽泛的商标保持超过三年的时间越来越困难,”她说道。

    来自Rouse 的George Chan 表示同意该说法,他认为这起案件表明了未使用的防御性注册不具有可持续性。他还指出,构成“使用商标”的行为定义既具体又易变。然而,更严格的“使用”定义从根本上说对权利人是有利的。

    “中国现在有超过550 万种注册商标,”Chan 说道。“这种混乱的注册体制实际上会阻碍知识经济和品牌化经济的发展。如果法院施行更严格的“使用”定义,可能是考虑到消除这种混乱问题的必要性事实。"

    其他方面的好消息是根据最近的《中国商标法修正案(草案)》,品牌所有者无需过早注册商标来避免商标抢注。《商标法第三修正案(草案)》已提交至人民代表大会常务委员会,其中有一处更改解决了不诚实注册的问题。《草案》中增加了“商标的申请或使用必须遵守诚实守信原则”的要求。虽然有必要对“诚实守信”的含义进行解释,但提出该问题的事实标志着商标局已经意识到商标抢注问题,并且准备赋予权利人所需要的工具来保护他们自己的品牌。

    案例详情Lacoste 与Jin Zhongneng 间的诉讼案主题:由于“未使用”遭撤消商标法院: 北京市第一中级人民法院品牌所有人:Lacoste被告:Jin Zhongneng品牌所有人一方的律师:Wan Hui Da

    9. Oracle 与 Google 间的诉讼案

    结果:Google 在 Oracle 的专利索赔案中胜诉,但陪审团在版权侵权问题上悬而未决

    影响:在 应用程序编程接口(Application Programming Interface) 和版权问题上吸取教训,Android 系统发展更为强大

    2010 年8 月,Oracle 在美国加利福尼亚州北区地方法院就专利和版权侵权问题对Google 提起诉讼,这是对Google所开发的Android 操作系统的第一次重大打击。这宗案件十分复杂,陪审团耗时六周、分多个阶段对专利和版权要求对专利和版权索赔进行审理。

    在诉讼的版权部分,陪审团裁定Google 侵犯了37 种Oracle 受版权保护的JAVA应用程序编程接口(API) 程序包的“整体结构、序列和组织”,这些API 程序包主要用于软件程序之间的互相通信。但旧金山陪审团无法根据美国法律裁定Google 对这些程序的使用是否构成公平使用。陪审团还裁定Google 使用这37 种程序包的文档并不构成侵权。

    其他使用则裁定为侵权,但陪审团也表示,Oracle 的表现可能误导Google 认为无需许可证就可以使用这37 种API 的结构、序列和组织。不过陪审员表示,Google 无法证明其是根据该表现来决定使用这些API,因此裁定为双方均有过错。

    在单独审理专利索赔部分时,另一个陪审团裁定Oracle 无法提供决定性证据证明Google 是否对专利RE38、104 和6,061,520 造成侵权,也无法提供明确可信的证据证明Google 是否故意侵犯专利。

    现在本案的两个部分都已上诉至联邦法院,但是我们可以从William Alsup 法官对Java API 申请版权保护可行性的观点中明确几点。首先,Alsup 认为Java API 程序包的代码具有功能性,因为Oracle 要求相同的方法规范执行相同的功能。“如果某种程序编写方式是唯一的,那根据合并原将禁止任何人宣称自己独家拥有该软件编写版权,”该法官写道。为了解决这个问题,来自Burr & Forman 的Michael Lasky 告诉《知识产权管理》杂志说Oracle(当时的Sun Microsystems 公司)已可以提供API 间互相链接的其他方法。“吸取的教训是: 不要全盘托出。要有所保留,”他说道。

    其次,Lasky 认为将所有程序都注册在一个注册项下,往往会使其具有所谓的最低减让标准参数,这意味着被侵权部分小到可以忽略不计。在Oracle 声称的37 种API 程序包中,陪审团裁定九行(或3%)的代码被侵权。Oracle 在产品开发初期,已单独为其最重要的代码行进行了注册。

    最后,Alsup 并不怀疑Oracle 的方法具有创造性,他对专利和版权之间作出了区分。“这种概念和功能性级别的发明只收到《专利法》的保护,”他说道。如果Oracle 提交更多的专利申请而不是主要依赖于版权,也许会得到更好的结果。

    案例详情Oracle 与Google 间的诉讼案版权:Java API 中的37 种程序包专利:七种Java 相关专利政府机关:美国专利商标局(USPTO);美国版权局(US Copyright Office)专利号:6,125,447;6,192,476;5,966,702;7,426,720;RE38,104;6,910,205 和6,061,520专利/版权持有人:Oracle其他当事方: Google法院:美国加利福尼亚州北区地方法院(上诉至联邦巡回法院)案件编号:3:10-CV-03561Oracle 方律师:Boies Schiller & Flexner 和Morrison & FoersterGoogle 方律师:King & Spalding、Keker & Van Nest 和Greenberg Traurig

    10. 英国特许专利律师协会与英国政府间的诉讼案

    结果:使用类目时,商标申请人必须是明确的

    影响:对欧洲内部市场协调局分类做法进行详细检查,但问题依然存在

    对欧共体商标能提供多大保护?引进16 年后,申请次数已超过100 万,但对答案仍有疑问。其中一个原因是,欧洲内部市场协调局(Office for Harmonization in the Internal Market -Trade Marks and Designs, OHIM )对申请的做法是将所有一般指示都列在该申请的一个类目中,而不是分门别类列入具体的产品或服务里。OHIM 认为,此类申请应视为申请了类别中的所有产品和服务。但是,欧洲大部分国家政府应用一般指示只涵盖其一般含义的规则,都不同意这种说法。于是,商标申请人陷入了困惑。OHIM 的做法原则上给予权利人更多的保护,但同时也造成了法律不确定性。为了理清这种混乱的局面,英国特许专利律师协会(CIPA) 先于英国知识产权局(UK IPO) 发布了一个测试案例,申请类别41 中的IP Translator 商标,列出了以下一般指示: 该申请遭拒,描述原因是类别41 中已包含翻译服务。

    这导致了三个问题提交至欧盟法院,欧盟法院的大法庭于6 月19 日对本案作出裁决,很大程度上否定了OHIM“类目涵盖所有”的做法,认为申请人必须“足够清晰和精确”地确定产品和服务。法院认为,如果使用类目的一般指示,申请人必须指定相关申请是涵盖该类别中按字母顺序列出的所有产品和服务,还是仅涵盖其中一部分。

    为了表示对该裁决的重视程度,OHIM 在一天后就发布了一套冗长的新指导方针,内容包括如果申请人想要申请特定类别中按字母顺序列出的所有产品和服务,他们可以在备案表上的声明处打钩标记。该指导方针中还提出了处理先前申请案的方法。

    尽管经过深思熟虑才得出这一仔细权衡的新政策,但出台后立即受到一些商标所有人的批评。例如在7 月4 日,MARQUES 写的一封信中表示,OHIM 的新方法并没有提供必要的明确和精确,第三方不得不参考旧版《尼斯分类》(Nice Classification) 才能理解注册的范围。

    这表明,这一复杂问题依然没有令人满意的完整回答–不过,总有希望。OHIM 在其所谓的融合计划(Convergence Programme) 中推出了五个与欧洲国家政府合作的项目,其中有两个项目涉及到分类和类目问题。这项工作涉及到创建统一的分类术语数据库,以分类法形式继续进行。如有可能,大部分欧盟国家政府以及OHIM 和WIPO 都会欣然接受,但要最终提供欧洲商标类目的统一方法,这些项目还有很长的路要走。